Entre la exclusividad y la libre competencia: la coexistencia de marcas

Fuente: Gemini IA

I. Introducción

Resulta imperativo reconocer que el dinamismo y la estabilidad de las economías reposan sobre la existencia de un sistema jurídico capaz de proteger eficazmente la innovación. Sin una tutela adecuada de las creaciones intelectuales, el mercado perdería uno de sus principales incentivos estructurales: la seguridad que permite invertir, diferenciarse y competir legítimamente. Es precisamente en este contexto donde la propiedad intelectual adquiere una relevancia importante, al erigirse como aquel instrumento que garantiza que la innovación, la creatividad y la reputación empresarial sean, como tal, debidamente protegidas.

Dentro de ese marco, resulta imperativo señalar en estricta observancia el término “marcas” desempeñan un rol fundamental. De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial (1), “una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Es decir que, estamos ante un signo distintivo que permite a los consumidores identificar el origen empresarial de los productos o servicios, y al mismo tiempo, constituyen un instrumento de competencia y más aun de diferenciación en el mercado. Así, la marca no solo cumple una función de índole económico o jurídico, sino también social. En ese orden ideas, resulta pertinente recoger lo señalado por Barchi (2016) quien precisa que “la marca es cualquier signo que pueda diferenciar un producto o servicio de otro dentro del mercado (p. 77).

En consecuencia, dicha capacidad diferenciadora no es un atributo accesorio, sino aquel presupuesto ontológico que garantiza la transparencia y el fortalecimiento de la confianza del consumidor y al desarrollo de relaciones comerciales basadas en la calidad y la lealtad.

No obstante, el aumento exponencial de registros marcarios y la globalización de los mercados han provocado que sea cada vez más frecuente la aparición de signos similares o idénticos, lo que plantea una tensión permanente entre el derecho exclusivo del titular y el principio de libre competencia. En este escenario, surge la figura de la coexistencia marcaria, entendida como la posibilidad de que dos o más marcas semejantes coexistan en el mismo mercado o territorio sin generar riesgo de confusión para el público consumidor. Este fenómeno, lejos de constituir una excepción, refleja la evolución de los sistemas jurídicos modernos hacia una concepción más flexible del Derecho de Marcas, en la cual prima la razonabilidad y la proporcionalidad por encima de la rigidez formalista.

Dentro de este marco, cobra especial relevancia el acuerdo de coexistencia, concebido como un contrato en virtud del cual las partes pactan la convivencia pacífica de sus signos distintivos dentro de un territorio determinado que puede incluso tener alcance mundial, partiendo del entendimiento de que dichos signos no inducen a error ni confusión al consumidor (Martin, 2010, p. 273).

Este tipo de acuerdos representa una manifestación de la autonomía de la voluntad en materia de Propiedad Industrial, donde los titulares, en ejercicio de su libertad contractual, buscan prevenir litigios y promover una competencia ordenada y transparente.

La importancia de estos acuerdos radica no solo en su capacidad para evitar conflictos judiciales, sino también en su contribución al fortalecimiento del principio de buena fe y a la eficiencia económica del sistema. En efecto, cuando dos titulares reconocen la posibilidad de coexistir sin afectar sus intereses comerciales, están contribuyendo a una gestión más racional de los derechos de propiedad industrial, favoreciendo la innovación, la inversión y la estabilidad jurídica.

De acuerdo con Moller (2015), una práctica ampliamente extendida en el Derecho de Marcas a nivel internacional es la celebración de acuerdos de coexistencia y cartas de consentimiento, especialmente en aquellos casos donde una autoridad administrativa como una oficina nacional de marcas levanta una objeción ante una solicitud de registro que podría resultar confundible con una marca previamente registrada.

Estas herramientas no solo reflejan la madurez de los sistemas marcarios, sino que también reconocen el papel del consenso privado como un mecanismo legítimo para resolver tensiones entre derechos concurrentes.

Desde una perspectiva analítica, la coexistencia de marcas debe ser evaluada a la luz de diversos factores: el grado de similitud entre los signos, la naturaleza de los productos o servicios que distinguen, el canal de comercialización utilizado, el público objetivo al que se dirigen y la fortaleza distintiva de cada marca. El riesgo de confusión concepto central en esta materia actúa como el criterio determinante para admitir o rechazar la coexistencia. Si el consumidor medio, actuando con una atención razonable, no confunde los signos ni atribuye erróneamente el origen empresarial, la coexistencia es jurídicamente viable.

En el contexto latinoamericano, y particularmente en el marco del Derecho Andino, la Decisión 486-CAN de la Comunidad Andina y el Decreto Legislativo N°1075 del Perú establecen un conjunto de normas que permiten al órgano competente como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) analizar caso por caso la posibilidad de coexistencia de signos. Este análisis parte de la premisa de que la protección de los derechos exclusivos debe armonizarse con la promoción de la libre competencia y la protección del consumidor, evitando cualquier abuso del derecho o intento de monopolización indebida del mercado.

II. Finalidad y utilidad de los acuerdos de coexistencia

La finalidad de los acuerdos de coexistencia se clarifica cuando se observa que muchos conflictos marcarios surgen por la presencia de signos que comparten similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, especialmente cuando identifican productos o servicios idénticos o estrechamente relacionados. Por ello, estos acuerdos funcionan como herramientas jurídicas destinadas a ordenar el mercado, evitar enfrentamientos innecesarios y proteger la percepción del consumidor.

Como lo explica Martín (2010), un acuerdo de coexistencia debe incorporar obligaciones específicas y detalladas que cada titular se compromete a cumplir con el fin de eliminar o reducir dicho riesgo. Estas obligaciones pueden adoptar diversas formas: ajustes en los elementos visuales del signo, restricciones respecto al tipo de productos o líneas de mercado que cada parte puede explotar, diferenciaciones en la presentación comercial, limitaciones en los canales de distribución, o incluso pactos sobre la forma en que la marca podrá publicitarse (p. 343).

La lógica subyacente es garantizar que, pese a la coexistencia de signos similares, el consumidor siempre pueda identificar claramente el origen empresarial del producto o servicio que adquiere. En suma, la utilidad de los acuerdos de coexistencia radica en su doble función: preventiva y ordenadora. Por un lado, evitan litigios costosos, retrasos en los procesos registrales y conflictos comerciales. Por otro, establecen reglas claras que permiten que marcas idénticas o similares convivan sin afectar la transparencia del mercado ni la confianza del consumidor.

III. Requisitos para validez y eficacia jurídica

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce expresamente la validez de los acuerdos de coexistencia marcaria y los integra en la estructura del sistema de propiedad industrial como instrumentos legítimos de armonización comercial. La base normativa interna se encuentra en el artículo 56 del Decreto Legislativo N°1075, Decreto legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece que el régimen común sobre propiedad industrial, que citamos a continuación:

Artículo 56.- Coexistencia de signos. – Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones.

Esta disposición es significativa en varios sentidos. En primer lugar, autoriza de manera expresa la facultad de los administrados para pactar la coexistencia de signos que, en principio, podrían generar conflicto. Lo hace reconociendo la autonomía privada, pero delimitándola mediante un control público indispensable: la verificación de que el acuerdo no vulnere el interés general del consumidor. Así, el legislador no adopta un modelo puramente contractual, sino uno contractual sometido a control administrativo, lo que revela una concepción equilibrada entre la libertad negocial y la tutela de la transparencia en el mercado.

Un segundo aspecto relevante del artículo 56 es su alcance procedimental. La norma hoy más clara que su antecedente establece que los acuerdos pueden ser suscritos en cualquier momento, sin restringirse únicamente a procedimientos contenciosos. Esto corrige la ambigüedad que presentaba el antiguo artículo 158 del Decreto Legislativo N°823, que generaba dudas sobre la oportunidad procesal para presentar tales acuerdos. Con la modificación introducida por el Decreto Legislativo N°1075, el legislador explicita que la coexistencia puede ser considerada incluso en procedimientos no contenciosos, ampliando su utilidad y reduciendo la litigiosidad innecesaria.

Es importante subrayar que no existe un reglamento específico que desarrolle el artículo 56. Sin embargo, ello no ha impedido su aplicación práctica. INDECOPI ha venido evaluando acuerdos de coexistencia incluso antes de que la modificación normativa detallara su presentación en procedimientos no contenciosos. Esto confirma que la ausencia de reglamentación no obstruye la eficacia del sistema, el cual opera bajo criterios interpretativos consolidados por la doctrina administrativa y por la jurisprudencia andina. Ahora bien, la normativa interna debe leerse en concordancia con el marco supranacional.

El artículo 159 de la Decisión 486-CAN regula los acuerdos de coexistencia desde una perspectiva sustantiva y territorial más amplia:

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Este artículo articula la coexistencia marcaria como una herramienta legítima, pero fuertemente vigilada desde el interés público. El legislador andino reconoce la utilidad económica de estos acuerdos, pero rechaza su uso como mecanismo para impedir el comercio o distorsionar la competencia. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enfática al respecto.

En el Proceso 104-IP-2002, el Tribunal sostuvo que:

La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de signos idénticos o semejantes en el mercado, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

Esta afirmación reafirma la tesis central que el acuerdo de coexistencia es un instrumento negocial, pero no un derecho absoluto. La autoridad debe realizar un control estricto para impedir que el pacto entre particulares afecte la claridad competitiva del mercado. La coexistencia solo es válida cuando refuerza no cuando debilita la transparencia comercial y la confiabilidad del sistema marcario.

IV. Precedente de observancia obligatoria del INDECOPI

Con el objetivo de proporcionar criterios claros y objetivos para la aceptación de acuerdos de coexistencia, el Tribunal del INDECOPI aprobó el Precedente de Observancia Obligatoria N°4665-2014/TPI-Indecopi (15 de diciembre de 2014). Dicho precedente establece que, para ser aceptado, un acuerdo debe contener al menos las siguientes condiciones mínimas:

a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose los elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).

b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.

c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.

d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.

e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.

f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes.

Sin embargo, el propio precedente recuerda que la presencia de estas condiciones mínimas no determina automáticamente la aprobación del acuerdo. La autoridad administrativa debe realizar un análisis sustantivo y cuidadoso, verificando si la coexistencia pactada cumple con el objetivo esencial del sistema marcario: evitar la confusión, prevenir el engaño y asegurar la competencia leal. A tenor de lo expuesto, Moller (2015) señalaría que, la finalidad última de este precedente es reducir al máximo el riesgo de confusión entre signos coexistentes, en estricto cumplimiento del rol tuitivo que corresponde al Estado respecto de la protección del interés general de los consumidores.

V. Conclusiones

5.1. Los acuerdos de coexistencia marcaria representan un ejemplo sofisticado de cómo el Derecho articula el equilibrio entre la autonomía privada y la protección del interés público. Aunque nacen de la voluntad negocial de las partes, su eficacia depende de un control estatal que garantiza que el pacto no erosione la transparencia del mercado ni la confianza del consumidor. La normativa interna, el marco supranacional andino y los criterios administrativos establecidos por INDECOPI convergen en un principio rector: la libertad para coexistir solo es legítima cuando no compromete la claridad competitiva. Así, estos acuerdos, más que simples convenios empresariales, se convierten en mecanismos de orden público económico, donde la iniciativa privada opera dentro de contornos jurídicos destinados a preservar la integridad del sistema marcario.

5.2. El conjunto de requisitos previstos en el artículo 56 del Decreto Legislativo N°1075, el artículo 159 de la Decisión 486-CAN y el precedente de observancia obligatoria del INDECOPI revela una función esencialmente preventiva: evitar la confusión antes de que esta se materialice. El legislador y la autoridad administrativa no se limitan a reaccionar frente al conflicto; construyen un andamiaje normativo que obliga a las partes a anticiparse, delimitar, aclarar y justificar su coexistencia. Esto implica reconocer que la protección marcaria no solo resguarda un signo, sino también la experiencia del consumidor y el equilibrio competitivo del mercado.

5.3. Su utilidad trasciende la resolución de controversias inmediatas, pues permiten prevenir disputas futuras, reducir costos procesales y establecer condiciones claras de uso para las partes. Así, los acuerdos de coexistencia se consolidan como mecanismos modernos de ordenación del mercado, que equilibran la libertad negocial con la responsabilidad jurídica y el deber de preservar la claridad en el entorno comercial.

VI. Nota

(1) Para mayor detalle véase en Comunidad Andina. (2000, 14 de setiembre). Decisión N°486-CAN. gob.pe. https://acortar.link/YLekDH.

VII. Referencias

Barchi, J. A. (2016). Los acuerdos de coexistencia de marca en la legislación peruana. Revista Advocatus, 75-85.

Comunidad Andina. (2002). Proceso 104-IP-2002.

Gob.pe. (14 de setiembre de 2000). Decisión N°486-CAN. https://acortar.link/YLekDH

Gob.pe. (10 de febrero de 2021). Decreto Legislativo N°1075. https://acortar.link/a4KZ0O.

Martin, M. M. (2010). El concierto de voluntades en el plano marcario: Los acuerdos de coexistencia de marcas sí importan. Derecho & Sociedad (35), 273-279. https://acortar.link/tTzqJL.

Moller, B. (9 de abril de 2015). Acuerdos de coexistencia de marcas y cartas de consentimiento: nuevo precedente de observancia obligatoria para su aceptación en Perú. https://acortar.link/l6NIOL.

Pedraza, H. Á. (2010). Los acuerdos de coexistencia de marcas en el Perú. Anuario Andino de Derechos Intelectuales, 205-229.